Marka Hükümsüzlüğünde Ödenen Lisans Bedelinin İadesi: SMK 27

Markanın hükümsüz kılınması, geçmişte ödenen bütün lisans bedellerinin otomatik olarak geri alınacağı anlamına gelmez. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu m.27/3-b, karardan önce kurulmuş ve uygulanmış sözleşmeleri geriye etkinin dışında tutar. Buna karşılık m.27/4, bu sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin hakkaniyet gereği kısmen veya tamamen iadesinin istenmesine açıkça izin verir. Lisans alanın iade talebi, ödeme ve sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili somut olgular üzerinden değerlendirilir.

Bu ayrım, marka için yüksek giriş bedeli ödeyen, ciro üzerinden düzenli lisans ücreti yatıran veya franchise ilişkisinde marka kullanımına ekonomik karşılık ayıran işletmeler açısından önemlidir. Tescilin geçerliliği, sözleşmenin geçmişte uygulanması, ödenen bedel ve gelecekteki edimler farklı sorulardır. Hükümsüzlük kararı bunların hepsi hakkında kendiliğinden aynı sonucu doğurmaz. İade dosyası, sicil kararından başlayıp sözleşmenin fiilî ekonomik uygulamasına kadar kurulmalıdır.

Hükümsüzlük ile iptalin zaman etkisi nasıl ayrılır?

SMK m.27/1 uyarınca hükümsüzlük kararı marka başvuru tarihinden itibaren etkili olur ve Kanunun sağladığı koruma hiç doğmamış sayılır. İptalde ise m.27/2’nin genel kuralı, kararın iptal talebinin Kuruma sunulduğu tarihten itibaren etkili olmasıdır. İptal sebebi daha önce doğmuşsa, talep üzerine bu önceki tarihten etki doğurmasına karar verilmesi düzenlenmiştir. Kararın türü ve belirlediği tarih anlaşılmadan geçmiş ödemelerin tamamı aynı işleme tabi tutulamaz.

SMK m.27/3’te geçmişe etkinin sınırlandırılması, hükümsüzlük kararları ile m.27/2’nin ikinci cümlesi uyarınca daha önceki tarihten etki doğurmasına karar verilen iptaller için düzenlenmiştir. İptalin olağan olarak Kuruma talep tarihinden etkili olması ile bu özel geriye yürütme birbirinden ayrılır. Önceki kesinleşmiş ve uygulanmış tecavüz kararlarıyla kurulmuş ve uygulanmış sözleşmelere ilişkin istisnalar, m.27/3’ün gösterdiği bu kapsam içinde okunmalıdır.

Hükümsüzlüğün sebepleri ve dava yolu için marka hükümsüzlüğü davası; idari iptal bakımından TÜRKPATENT nezdinde markanın iptali ayrıca incelenebilir. Buradaki konu bu başvuruların bütün şartlarını yeniden sıralamak değildir. Esas mesele, verilmiş kararın lisans alanın geçmiş ödeme ve sözleşme ilişkisi üzerindeki mali sonucudur. Önce hangi kararın hangi tescil ve hangi mal veya hizmetler için verildiği belirlenmelidir.

Kararın kesinleşmesi ve kapsamı neden kontrol edilir?

SMK m.27/5, kesinleşmiş hükümsüzlük ve iptal kararlarının herkese karşı hüküm doğuracağını düzenler. m.27/6-7 ise hükümsüzlük kararının Kuruma gönderilmesi, kesinleşen karar sonrasında sicilden terkin ve Bülten yayımını ele alır. Bu yüzden ilk derece kararının bulunması, kesinleşme durumu ve sicildeki sonuç ayrı ayrı kontrol edilir. Sözleşme dosyasına yalnız bir haber veya ekran görüntüsü eklenmesi kararın kapsamını göstermeye yetmez.

İncelenecek belgeler kararın tam metni, hüküm sonucu, kesinleşme bilgisi ve ilgili marka kaydıdır. Kararın bütün tescile mi yoksa belirli mal veya hizmetlere mi ilişkin olduğu açıkça belirlenir. Lisansın kapsadığı ürünler kararın etki alanı dışında kalıyorsa bu husus iade hesabında göz ardı edilemez. Aynı işarete ait farklı başvuru numaraları da tek tescilmiş gibi değerlendirilmemelidir. Her lisanslanan hak, karardaki hakla eşleştirilir.

Kurulmuş sözleşme ile uygulanmış sözleşme aynı şey midir?

SMK m.27/3-b iki unsuru birlikte kullanır: sözleşmenin karardan önce kurulmuş olması ve uygulanmış olması. Bu nedenle yalnız imza tarihini göstermek bütün değerlendirmeyi tamamlamaz. Markanın kullanımı, kullanım izninin kapsamı, karşılıklı edimlerin yerine getirilmesi ve ödemeler incelenmelidir. Sözleşmenin hiç uygulanmamış olması ile yıllarca işletilmiş olması aynı maddi durumu oluşturmaz. Kanundaki istisna, gerçekleşmiş sözleşme uygulamasını dikkate alır.

Uygulama belgeleri arasında markalı ürün ve ambalajlar, mağaza veya hizmet sunumu kayıtları, lisans verenin onayları ve kullanım dönemleri bulunur. Bunlar ücretin neyin karşılığı olarak ödendiğini açıklar. Sözleşmenin bir bölümü uygulanmış, diğer bölümü geleceğe bırakılmışsa her edim aynı dönemde ifa edilmiş sayılmaz. Özellikle peşin bedelin hangi zaman dilimine karşılık geldiği sözleşme ve hesap kayıtları üzerinden ayrıştırılmalıdır. İmza, ödeme ve fiilî kullanım tarihleri birbirinin yerine geçmez.

SMK 27/4 neyi talep etme hakkı verir?

SMK m.27/4, m.27/3-b kapsamındaki sözleşmeler uyarınca ödenmiş bedelin hakkaniyet gereği kısmen ya da tamamen iadesini isteme imkânı tanır. Hüküm belirli bir yüzde, sabit indirim veya her dosyada uygulanacak ücret tarifesi koymaz. İade isteminin kapsamı ve bunu haklı kılan olgular mahkemeye sunulur. Sonuç, sözleşmenin ekonomik uygulaması ve somut uyuşmazlık temelinde belirlenir.

Bu nedenle iki kategorik yaklaşım da doğru değildir: Hükümsüzlük bütün bedeli kendiliğinden geri verdirmez; sözleşmenin geçmişte uygulanmış olması da her iade talebini peşinen engellemez. Kanun, geçmişte uygulanmış sözleşmeler için dahi hakkaniyete dayalı iade yolunu ayrıca açık tutmuştur. Lisans alan, hangi ödemenin neden geri verilmesini istediğini belirtmelidir. Lisans veren de ücretin hangi gerçekleşmiş kullanım veya edimin karşılığı olduğunu kendi belgeleriyle açıklamalıdır.

Hakkaniyet değerlendirmesinde hangi olgular açıklanmalıdır?

Kanun m.27/4’te kapalı bir değerlendirme listesi saymaz. Dosyada sözleşmenin süresi, fiilî kullanım dönemi, ödeme modeli, lisanslanan hakkın kapsamı ve tarafların yerine getirdiği edimler açıklanmalıdır. Bunlar her biri tek başına otomatik sonuç doğuran şartlar değildir; mahkemenin kanundaki hakkaniyet değerlendirmesini somut olay üzerinden yapmasına hizmet eder. Dilekçede yalnız “hakkaniyet gereği iade” demek, hangi ekonomik sonucun düzeltilmesinin istendiğini ortaya koymaz.

Lisans alanın markayı kullanarak faaliyet yürüttüğüne ilişkin kayıtlar ile tescilin geçersizliği nedeniyle ortaya çıkan sınırlamalar aynı dosyada değerlendirilir. İşletmenin cirosu, markadan yararlanıldığına ilişkin bir veri olmakla birlikte tek başına lisansın ekonomik değerini bütünüyle ölçmez. Başka işletme unsurlarının, ürün niteliğinin veya sunulan hizmetlerin etkisi de ayrılmalıdır. İade miktarı hakkında delile dayanmayan yüzdeler belirlemek yerine, her hesap kaleminin hangi vakıaya dayandığı gösterilmelidir.

Giriş bedeli, asgari bedel ve ciro payı aynı hesapta mı ele alınır?

Lisans bedeli sabit ödeme, başlangıç ücreti, satış başına tutar, ciro payı veya asgari garanti şeklinde kararlaştırılmış olabilir. Bunların sözleşmedeki işlevleri farklıdır. Başlangıçta ödenen tutarın tamamının yalnız marka kullanımına ait olduğu varsayılmamalıdır. Bazı sözleşmelerde eğitim, işletme desteği veya başka haklar aynı toplam içinde düzenlenir. İade hesabı, ödeme başlığının adına değil gerçek ekonomik karşılığına dayanmalıdır.

TBK m.19, sözleşmenin türü ve içeriği belirlenirken tarafların gerçek ve ortak iradesinin esas alınmasını öngörür. Bu nedenle “royalty”, “katılım” veya “hizmet” başlığı tek başına ödemenin hukuki niteliğini belirlemez. Sözleşme hükümleri, ek hizmet listeleri, faturalar ve uygulama birlikte okunur. Ciroya bağlı ücretlerde ilgili hesap döneminin matrahı ve ödeme tutarı birbirinden ayrılmalıdır; satış tutarı ile ödenmiş lisans bedeli aynı değildir.

Franchise bedelinin tamamı marka lisans bedeli sayılır mı?

Franchise ilişkisinde marka kullanımının yanında işletme sistemi, teknik bilgi, eğitim, tedarik veya destek edimleri bulunabilir. Markanın hükümsüzlüğü nedeniyle yapılan iade değerlendirmesinde bu unsurların sözleşmedeki yeri belirlenmelidir. Bir bütün bedelin hangi kısmının marka hakkına karşılık geldiği açıklanmadan bütün ödeme doğrudan m.27/4’ün konusu gibi sunulamaz. Sözleşmenin gerçek içeriği ve fiilen verilen edimler önem taşır.

Genel lisans yapısı ve bedel maddesinin kurulması için marka lisans sözleşmesi rehberi kullanılabilir. İade dosyasında ise bu genel hükümler somut ödemelerle eşleştirilir. Aynı fatura birden fazla edim için düzenlenmişse dağılımın dayanağı ortaya konulur. Tarafların sözleşmede açık ayırım yapmamış olması, sonradan tek taraflı bir yüzde belirlenmesini haklı kılmaz; hesap delillerle kurulmalıdır.

Peşin ödenen gelecekteki kullanım bedeli nasıl ayrılır?

Birden fazla yıllık kullanım için peşin ödeme yapılması, bütün yılların fiilen uygulanmış olduğu anlamına gelmez. Geçmiş dönemde gerçekleşen kullanım ile henüz ifa edilmemiş dönem sözleşme takviminde ayrılır. SMK m.27/3-b’nin uygulanmış sözleşmelere ilişkin koruması, gelecekteki bütün edimlerin aynı biçimde doğmaya devam edeceği şeklinde yorumlanmamalıdır. Kararın tarih etkisi ve sözleşmenin devamına ilişkin hükümler birlikte incelenir.

Bu hesapta ödeme tarihi, ödemenin kapsadığı süre ve kullanımın sona erdiği tarih farklı sütunlarda gösterilebilir. Tek bir banka transferi, birden fazla dönemin bedeli olabilir. Hangi kısmın geçmiş uygulamaya, hangi kısmın geleceğe ait olduğu belirlendiğinde talebin hukuki dayanağı da daha açık kurulur. İade, sona erme ve kalan borç tartışmaları aynı rakam altında birbirine karıştırılmamalıdır. Sözleşmenin geleceğine ilişkin sonuç ayrıca değerlendirilir.

Kısmi hükümsüzlük bütün lisans ücretini etkiler mi?

Karar yalnız belirli mal veya hizmetleri kapsıyorsa, lisansın da hangi mal veya hizmetlere ilişkin olduğu araştırılmalıdır. Tescilin kalan kısmı ile lisanslanan faaliyet arasındaki ilişki önemlidir. Birden fazla ürün grubu için tek ücret ödenmesi, ücretin her ürün grubuna eşit dağıldığını göstermez. Satış miktarları, kullanım süreleri ve sözleşmedeki hesap yöntemi doğru kapsamın belirlenmesine yardımcı olur.

Lisans alanın hiç faaliyet göstermediği bir sınıftaki karar ile gelirini sağlayan temel mal veya hizmetin korumasını kaldıran karar aynı ekonomik veriyi ortaya koymaz. Bu açıklama otomatik bir iade formülü değildir. Talep eden tarafın kararın kendi sözleşme uygulamasını nasıl etkilediğini somutlaştırması gerektiğini gösterir. Hesap, sadece Nice sınıf numarasına değil tescil ve sözleşmedeki belirli mal veya hizmet ifadelerine bağlanmalıdır.

Ağır ihmal ve kötüniyet iade talebinden nasıl ayrılır?

SMK m.27/3’ün başlangıcı, marka sahibinin ağır ihmali veya kötüniyeti nedeniyle zarar görenlerin tazminat taleplerini saklı tutar. Bu düzenleme, geçmişte uygulanmış sözleşmelere ilişkin istisnanın her türlü sorumluluğu ortadan kaldırmadığını gösterir. Buna karşılık m.27/4’teki bedel iadesi ile ayrıca ileri sürülen zarar tazmini aynı kalem değildir. Her talebin hangi olgulara dayandığı ayrı yazılmalıdır.

Hakkaniyete dayalı bedel iadesinin metninde ağır ihmal veya kötüniyet ispatı ayrıca bir ön koşul olarak sayılmamıştır. Tazminat isteyen taraf ise zararını ve ileri sürdüğü sorumluluk sebebiyle bağlantıyı ortaya koymalıdır. Lisans verenin önceden bildiği uyuşmazlıklara ilişkin yazışmalar, sözleşmede verdiği açıklamalar ve taraflara yapılan bildirimler bu incelemede önemlidir. Sadece tescilin sonradan hükümsüz çıkması, bütün ek zararların otomatik ödendiği anlamına gelmez.

Kesinleşmiş eski tecavüz kararları da geri alınır mı?

SMK m.27/3-a, karardan önce markaya tecavüz nedeniyle verilen kesinleşmiş ve uygulanmış kararları geriye etkinin dışında tutar. Metin hem kesinleşme hem uygulanma unsurunu içerir. Bu nedenle yalnız eski bir kararın varlığından hareketle maddenin bütün şartlarının sağlandığı söylenemez. Kararın konusu, kesinleşme durumu ve ne şekilde uygulandığı incelenmelidir. Bu istisna sözleşme bedeline ilişkin m.27/3-b ve m.27/4’ten ayrı düzenlenmiştir.

Ödenmiş lisans bedeli ile geçmiş bir tecavüz davasında tahsil edilmiş tazminat aynı ödeme türü değildir. Bir ödeme dosyasının iadesi incelenirken dayanak sözleşme mi, sulh mü, hüküm mü olduğu belirlenir. Hükümsüzlük kararı üzerine bütün önceki icra işlemlerinin kendiliğinden silindiği ileri sürülemez. Kanunun öngördüğü istisnalar ve uygulanacak usul, ilgili ödeme dayanağıyla birlikte değerlendirilmelidir.

Sözleşmedeki garanti hükümleri ayrıca önem taşır mı?

Lisans verenin tescilin hukuki durumu hakkında üstlendiği sözleşmesel borçlar ayrıca okunmalıdır. Geçerli hak sağlama, belirli bir uyuşmazlığı bildirme veya üçüncü kişi taleplerinde destek verme taahhüdü bulunuyorsa, hangi yükümlülüğün hangi olayla ihlal edildiği belirlenir. TBK m.112, borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararda borçlunun kendisine kusur yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe sorumluluğunu düzenler. Bu hukuki sebebe dayanan zarar hesabı, SMK m.27/4’teki ödenmiş bedel iadesinden ayrı kurulmalıdır.

Sözleşmede marka hakkında dava veya itiraz bulunmadığı yönünde beyan verilmiş olması, bu beyanın tarihindeki durumu araştırmayı gerektirir. Daha sonra ortaya çıkan her uyuşmazlık, önceki beyanın yanlış olduğunu tek başına göstermez. Buna karşılık mevcut ve ilgili bir sürecin gizlendiği iddiası belgeleriyle ele alınır. Böylece sözleşmedeki somut borç, ihlal edilen davranış ve talep edilen zarar arasındaki bağ açıklanır; yalnız genel güven kaybına dayalı soyut tazminat hesabı kurulmaz.

Dava açılmış olması geçmiş ödemeleri hemen geri aldırır mı?

Bir marka hakkında hükümsüzlük davası bulunması ile hükümsüzlük kararının verilmesi ve kesinleşmesi farklı aşamalardır. Lisans ilişkisinde yalnız dava açıldığına ilişkin bilgi edinilmesi, geçmiş ödemelerin tamamını kendiliğinden iade edilecek borca dönüştürmez. Tarafların sözleşmede devam eden uyuşmazlıklar için ne düzenlediği ayrıca araştırılır. Bildirim, bilgi paylaşımı veya belirli olaylara bağlı haklar varsa bunların şartları somut olayla eşleştirilir. Sözleşmenin geleceği hakkında alınacak karar, mevcut yargılama aşamasına uygun olmalıdır.

Lisans alanın devam eden ödemelere ilişkin itirazı da geçmiş bedellerin iadesiyle aynı talep değildir. Vadesi gelmiş borç, henüz doğmamış ücret ve peşin ödenmiş tutar ayrı ayrı gösterilir. Karşı tarafa gönderilen yazıda hangi dönem ve ödeme kalemine itiraz edildiğinin açık olması, sonradan uyuşmazlığın sınırını belirler. Tek taraflı açıklamanın bütün sözleşme yükümlülüklerini sona erdirdiği varsayılmadan, ilgili sona erme ve ödeme hükümleri değerlendirilir.

İade talebinin ispat dosyası nasıl hazırlanır?

Önce bütün sözleşme ve ekleri, ödeme belgeleri, faturalar, mahsup kayıtları ve marka kullanım dönemleri toplanır. Ardından hükümsüzlük veya iptal kararının kapsamı bunlarla eşleştirilir. Toplam talep rakamının hangi transferlerden oluştuğu gösterilmelidir. Ödendiği ileri sürülen tutarın gerçekten lisans verene veya onun adına tahsile yetkili kişiye ulaştığı belirlenir. Muhasebe kaydı ile fiilî ödemenin farklı olduğu noktalar açıklanır.

HMK m.190 uyarınca kendi lehine sonuç çıkaran taraf, dayandığı vakıaları ispatlar. Lisans alan ödeme ve iade gerekçelerini, lisans veren ise savunmasının dayandığı uygulama ve karşı edim olgularını ortaya koyar. Elektronik yazışmalar ve diğer bilgi taşıyıcıları HMK m.199 kapsamında belge olarak değerlendirilir. Belgeler yalnız toplam bir klasöre eklenmemeli; hangi iddiayı karşıladığı belirtilmelidir. Sözleşme dışı ödemeler veya başka markalara ait ücretler ayrıştırılır.

Hükümsüzlük kararı para iadesi hükmünün yerine geçer mi?

Marka tescilinin hükümsüzlüğüne ilişkin hüküm ile lisans bedelinin iadesine ilişkin hüküm farklı sonuçlar doğurur. HMK m.26 uyarınca mahkeme kural olarak tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır. Bu sebeple yalnız tescilin hükümsüzlüğü istenmiş dosyada, ayrıca talep edilmeyen bütün lisans ödemelerinin otomatik iadesine karar verileceği varsayılmaz. İade isteyen kişi talebin konusunu, muhatabını ve dayanak ödemeleri usulüne uygun ortaya koymalıdır.

TÜRKPATENT’in sicilden terkin işlemi de bir para tahsil kararı değildir. Sicil kaydının silinmesi ile lisans verenden bedel alınması ayrı işlemlerdir. Bedel uyuşmazlığı anlaşmayla çözülecekse tutar, ödeme tarihi, hangi dönemleri kapsadığı ve hangi talepler bakımından mutabakata varıldığı açık yazılır. Dava yolunda ise görev, yetki ve talep türüne ilişkin usul koşulları değerlendirilir; sicil sonucuna dayanmak bu koşulları ortadan kaldırmaz.

Arabuluculuk ve süre incelemesi nasıl yapılır?

TTK m.5/A kapsamındaki, konusu bir miktar para olan ticari alacak ve tazminat taleplerinde dava şartı arabuluculuk incelenir. Lisans bedeli iadesi, sırf hükümsüzlük talebinden farklı bir parasal istemdir. Dava öncesi süreç, talep edilen hukuki sonuca göre kurulmalıdır. Tarafların ticari niteliği ve uyuşmazlığın hukuki kaynağı değerlendirilmeden bütün marka davaları için tek bir arabuluculuk cümlesi kurulmamalıdır.

SMK m.27 belirli bir özel iade süresi koymaz; m.157 özel hukuk taleplerinde Türk Borçlar Kanununun zamanaşımı hükümlerine gönderme yapar. Sözleşmesel istem, özel iade istemi ve başka hukuki sebeplere dayalı talepler tek bir süre altında toplanmamalıdır. Başlangıç olayı da hukuki sebebe göre belirlenir. Bu nedenle ödeme ve karar tarihleri kaydedilmeli, talebin niteliği baştan belirlenmeli ve süre incelemesi o nitelendirme üzerinden yapılmalıdır.

Mali inceleme ile hukuki değerlendirme nasıl birlikte yürütülür?

Muhasebe çalışması, hangi tutarın hangi dönemde ödendiğini ve sözleşmedeki hesaplamaya nasıl bağlandığını gösterir. Hakkaniyet gereği iadenin şartları ve kapsamı hakkında nihai hukuki değerlendirmeyi mahkeme yapar. Hesap uzmanına yalnız bütün ödemeleri toplatmak, m.27/4 incelemesini tamamlamaz. Raporun ücret türlerini, uygulanan dönemleri ve kararın kapsadığı hakları ayırması gerekir. Bu ayrım, hem fazla talebi hem de belgelenmiş tutarın gözden kaçırılmasını önler.

Mersin’de veya başka bir ilde marka lisansıyla faaliyet yürüten işletme açısından başlangıç noktası aynıdır: kararın kapsamı, sözleşmenin gerçekleşmiş uygulaması ve ödeme zinciri birlikte incelenir. SMK m.27/3-4, geçmiş sözleşmeleri koruyan hüküm ile hakkaniyete dayalı iade yolunu birlikte kurar. İade miktarı sözleşme başlığından veya hükümsüzlük kelimesinden çıkarılmaz; açıklanmış olgular ve denetlenebilir hesap üzerinden belirlenir.

Sık sorulan sorular

İstanbul ve Mersin ofisleri

Sorunuzu iletin

Av. Halil Bakırcı tarafından hazırlanmış, Av. Emirhan Keskin tarafından incelenmiştir.

Yazar Bilgisi

Avukat Halil BAKIRCI, Mersin Barosu 3472 sicil numarasına kayıtlıdır. Bakırcı & Keskin Hukuk Bürosu bünyesinde ceza, aile, iş, gayrimenkul ve ticaret hukuku alanlarında hukuki danışmanlık ve dava takibi sunmaktadır.

İnceleyen: Av. Emirhan Keskin · Mersin Barosu Sicil No: 5507

Av. Halil Bakırcı profilini inceleyin →